經(jīng)常有企業(yè)詢問：“我們有某一項發(fā)明創(chuàng)新，能不能在美國專利申請？”回答這類問題需要我們了解該發(fā)明創(chuàng)新，并對其進行美國專利法下的一系列法律分析。
美國《專利法》第101條規(guī)定了獲得專利保護的范圍：任何人發(fā)明或者發(fā)現(xiàn)新穎且實用的過程、器械、產(chǎn)品或者物質(zhì)構(gòu)成，或者對前述任何一項的新穎且實用的改進，如果滿足本章規(guī)定的條件和要求，可以獲得專利。
一項發(fā)明至少需要滿足以下條件才能得到專利保護：屬于法定的可申請專利的事項；新穎性；實用性；非顯而易見性；可實現(xiàn)性。
一、法定可申請專利的主題
從上述《專利法》第101條可以看出，可申請專利的主題有（且僅有）四種：過程、器械、產(chǎn)品和物質(zhì)構(gòu)成。
美國最高法院在Diamond v. Chakrabarty案中認定，國會在制定專利法時的意圖是：可被授予專利的主題“包括由人類制造的在陽光下的任何東西”。 美國最高法院在判例中還認為以下幾種主題不能申請專利：抽象的概念、自然法則、自然現(xiàn)象。
最近10來年，美國聯(lián)邦法院（包括最高法院）對《專利法》第101下有很多新的判例，特別是關(guān)于計算機實現(xiàn)的方法（是否為“抽象概念”）基因以及疾病診斷技術(shù)（是否設(shè)計“自然現(xiàn)象”）等方面。但是這些判例分析過程比較模糊而且沒有很好的一致性。如果您的發(fā)明可能屬于這些范疇，在專利撰寫以及審批過程中最好請有經(jīng)驗的專利律師來應(yīng)對以降低申請被駁回的可能性。
二、新穎性
這個要件的意思是，如果某個發(fā)明的內(nèi)容在申請專利之前已經(jīng)被公開，則不能得到保護。美國《專利法》第102條關(guān)于新穎性的規(guī)定比較復(fù)雜，往往需要結(jié)合每個案件進行具體分析。總結(jié)起來有以下幾點：發(fā)明在申請專利之前已經(jīng)被公眾所知；發(fā)明在申請專利之前已經(jīng)在印刷的出版物上被公開；發(fā)明在申請專利之前已經(jīng)在此前發(fā)布的專利申請中或者已授予的專利中被公開。
在這三種情況下，由于準(zhǔn)備申請專利的內(nèi)容已經(jīng)被公之于眾，自然就喪失了新穎性。如果之前的公開是發(fā)明人自己作出的又如何呢？美國《專利法》有一個例外規(guī)定——發(fā)明人自首次公開其發(fā)明的內(nèi)容或者許諾銷售專利產(chǎn)品之后，如果在一年之內(nèi)提出申請，那么發(fā)明人自己的披露不對這個申請的新穎性造成影響。但是，如果超出這個期限的話，發(fā)明人將喪失專利保護的可能性。相比來說，全世界幾乎所有國家都沒有對發(fā)明人自己的披露有“赦免”條款，因此，出于慎重起見，發(fā)明人最好在披露發(fā)明內(nèi)容之前就提交專利申請，特別是發(fā)明人打算在美國之外的國家申請專利。
三、實用性
實用性是說申請專利的發(fā)明必須具有一定的實用目的或價值。法律為這個條件設(shè)置的門檻并不高。只有“完全不能實現(xiàn)任何實用性結(jié)果”的發(fā)明才能被認定不滿足實用性要件。相反，只要這個發(fā)明具備“部分”實用功能，就可能通過實用性考查。
動物手表這個專利頒發(fā)于1991年。這種手表外形的計時器是在動物生命周期的基礎(chǔ)上工作的。據(jù)稱，該發(fā)明的主要功能有二：第一是可以讓人類直接感受到動物的時間體驗。第二是其快速移動的指針可以在某些場合起到意想不到的喜劇效果。由此可見，實用性的門檻其實不高。當(dāng)然，這個獲得專利的動物手表是否有商業(yè)價值，又是另外一個問題了。
四、非顯而易見性
如果一項發(fā)明與此前已經(jīng)存在的產(chǎn)品或者過程不相同，那么就可能滿足了新穎性的要求。美國《專利法》還要求申請保護的發(fā)明必須是對現(xiàn)有技術(shù)的非顯而易見的改進。
這個標(biāo)準(zhǔn)如此抽象，每個人的理解也都不一樣，審查結(jié)果應(yīng)該具有極大的不確定性。同一份申請在不同的審查員那里很可能得出完全相反的結(jié)果，完全沒有客觀性的審查標(biāo)準(zhǔn)如何令人信服？這里我們需要認識一位專利法上的權(quán)威“人士”——PHOSITA。
PHOSITA常被譯為“所屬技術(shù)領(lǐng)域中具有通常知識者”。實際上，PHOSITA并不是一個真實存在的人，而僅僅是一個法律擬制的標(biāo)準(zhǔn)。所有審查員在評判申請是否具備非顯而易見性時，都必須從這個假想人物的視角（而不是自身的知識和經(jīng)驗）出發(fā)進行審查。
五、申請說明書的撰寫要求
根據(jù)美國《專利法》第112條，專利說明書必須使用完整、清晰、簡潔和準(zhǔn)確的語言來描述發(fā)明本身以及生產(chǎn)或使用該發(fā)明的方法和過程。這個要件的審查標(biāo)準(zhǔn)是——PHOSITA在閱讀完擬申請專利產(chǎn)品的說明書后能否制造或者使用該發(fā)明。專利申請的說明書的撰寫并非易事，需要對發(fā)明本身的深刻理解以及精準(zhǔn)的書面表達能力以及專利申請的豐富經(jīng)驗。這和撰寫學(xué)術(shù)報告和研究性文章完全不同。說明書構(gòu)成對權(quán)利要求的所有支持。一旦遞交申請，說明書不能修改（除非改正一些明顯的非實質(zhì)性小錯誤），所以在說明書中如果有描述錯誤、不清、不足或者別的問題，將無法修正，從而對專利的成功與否以及保護范圍造成極大影響。
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